Combattre une idée reçue : déposer une marque n’empêche pas d’être contrefacteur

Par Maître Vanessa Bouchara - Avocat à la Cour - Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle

Nombreuses sont les sociétés qui procèdent au dépôt d’une marque et sont persuadées que l’acceptation de ce dépôt par l’INPI [Institut National de la Propriété Industrielle] et le paiement des taxes correspondantes suffit à leur autoriser l’utilisation de cette marque en toute légitimité. Or, il n’en est rien.

L’INPI, contrairement à certains offices de marques étrangers, n’effectue aucune vérification d’antériorités au moment du dépôt et accepte l’enregistrement de marques dès lors qu’aucun tiers ne forme opposition.

Il résulte de cet état de fait qu’un grand nombre de sociétés dépose des marques et les exploite, fort d’un certificat de dépôt et d’enregistrement qui ne garantit pas de la non-existence de droits antérieurs !

Ces entreprises se mettent en danger car elles peuvent se voir jugées comme contrefactrices et condamnées de ce chef.

En France, le dépôt est un acte de contrefaçon au même titre que l’exploitation d’une marque contrefaite et, en vertu d’une jurisprudence constante, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 30 janvier 1996).

Par conséquent, les déposants doivent faire preuve de précaution et procéder à des recherches d’antériorités de marques -de préférence par l’intermédiaire de professionnels- avant tout dépôt. Cela afin d’identifier et d’analyser les risques éventuels, de les neutraliser, et d’exploiter paisiblement les marques qu’ils ont en portefeuille.

Cela permet également d’éviter, alors que la marque est exploitée depuis des années, qu’un tiers s’oppose judiciairement à cette exploitation sur la base de ses droits antérieurs. Or, les risques encourus par le déposant dans une telle hypothèse sont loin d’être négligeables :

interdiction d’utiliser le signe déposé pour lequel il se croyait titulaire de droits ;

condamnation pécuniaire : elle sera, notamment, calculée en fonction de l’atteinte portée à la marque première et de l’étendue de l’usage ;

conséquences indirectes qu’un changement de nom peut engendrer : en particulier vis-à-vis des clients de l’entreprise.

Les tiers ont deux moyens de s’opposer à un dépôt qu’ils considèrent comme portant atteinte à leurs droits : la voie de l’opposition devant l’INPI (dans un délai de deux mois à compter de la publication du dépôt de la marque dans le Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle), d’une part, et la voie contentieuse (devant les juridictions judiciaires), d’autre part.

Dans le cadre d’une opposition, l’INPI fait une analyse de la similarité des produits et/ou services désignés par les marques et s’ils sont reconnus identiques ou similaires, analyse la similitude des signes afin de décider si la demande d’enregistrement opposée peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure.

La décision rendue par l’INPI a pour seule conséquence de dire si la demande est acceptée ou non à l’enregistrement. Elle ne condamne pas la partie perdante à des dommages et intérêts quelconques. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel compétente.

Dans le cadre d’une action judiciaire, l’analyse est la même mais des dommages et intérêts pour contrefaçon pourront être alloués (à la libre appréciation du magistrat mais généralement indexés sur l’atteinte portée à la marque première et l’étendue de l’usage de la marque contestée) ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (remboursement des frais exposés par la partie adverse) et d’éventuelles mesures de publication afin de porter la décision à la connaissance des tiers.

Enfin, outre le risque d’être considéré comme contrefacteur lorsqu’on n’a pas fait procéder à des recherches d’antériorités avant de déposer sa marque, un autre risque existe : que des tiers déposent à l’INPI exactement la même marque que celle déposée par son entreprise.

En effet, l’entreprise n’en sera pas informée par les services de l’INPI et un tiers pourra tranquillement concurrencer son activité, tant qu’il restera discret...

Pour parer une telle éventualité, le moyen à mettre en place -toujours par l’intermédiaire de professionnels- est la surveillance de marques et de dénominations sociales. Ce service permet d’être alerté d’un dépôt de marque ou du nom d’une société qui serait identique ou similaire aux signes distinctifs de l’entreprise et permet donc de pouvoir s’opposer, au plus vite, à de telles usurpations.